Eine in den USA registrierte Marke muss dort benutzt werden, oder die Registrierung verfällt. Ausnahmen gelten, wenn die Nutzung nur vorübergehend ausgesetzt wurde. Zum Beispiel kann ein Hotel während einer Renovierung vorübergehend nicht genutzt werden. Das USPTO würde eine solche Nicht-Nutzung entschuldigen, und das Hotel darf seine Marke behalten.
Die Nutzung einer Marke wird anhand eines “Specimen” belegt. Dieses Specimen ist in aller Regel ein Foto, das die Marke in Verbindung mit dem Produkt so wie es in den USA vertrieben wird zeigt. Wir haben eine Datenbank erstellt, in der Beispiele solcher Nutzungsnachweise für Marken in den USA abrufbar sind. Die Belege können nach Klasse oder Stichwort durchsucht werden. Es können beispielsweise Nutzungsnachweise mit dem Stichwort “Bicycle” gesucht werden, oder solche in “Class 22.”
Der Nachweis einer Nutzung in den USA ist je nach Art der Anmeldung zu unterschiedlichen Zeiten erforderlich: Sofern eine Marke aus Basis der tatsächlichen oder geplanten Nutzung in den USA angemeldet wurde ist die Nutzung nachzuweisen, bevor die Marke in den USA registriert wird. Das ist nicht erforderlich, wenn die Marke international oder auf Basis einer bestehenden Registrierung außerhalb der USA erfolgt ist. Für Anmelder die beispielsweise bei EUIPO bereits eine Marke registriert haben ist es daher oft einfacher, eine Marke in den USA auf Basis der EUIPO Registrierung zu beantragen um die Nutzung erst bei der ersten Verlängerung nachweisen zu müssen.
Ein erster Nachweis dass die Marke (noch) in den USA benutzt wird ist zwischen dem 5. und 6. Jahr nach Registrierung erforderlich. Dieser Nutzungsnachweis erfolgt bei Marken die direkt in den USA registriert wurden unter “Section 8.” Marken die über WIPO registriert wurden werden unter “Section 71” verlängert und erfordern die separate Verlängerung bei WIPO. Sofern die Marke mehr als fünf Jahre ohne Unterbrechung in den USA genutzt wurde kann eine separate “Declaration of Incontestability” eingereicht werden. Durch diese wird die Marke für Gegner weniger leicht angreifbar.
Weitere Nutzungsnachweise unter “Section 8/9” oder “Section 71” sind alle 10 Jahre nach Registrierung erforderlich. Diese Nachweise werden zwischen dem 9. und 10. Jahr nach Registrierung eingereicht, dann wieder zwischen dem 19. und 20. Jahr nach Registrierung und so weiter. Detaillierte Informationen finden sich auf der Webseite des USPTO.
Um Anmeldern und deren Rechts- und Patentanwälten die Verlängerung zu erleichtern benutzen wir eine Checkliste zur Markenverlängerung in den USA. Diese wird automatisch auf der Basis der “Serial Number” der Marke erstellt und fragt relevante Fakten für die Verlängerung ab. Ziel der Checkliste ist, mögliche Nachfragen bei der Verlängerung einer Marke zu vermeiden und die Verlängerung so effizient wie möglich zu gestalten.