Die Verlängerung einer international (über WIPO) angemeldeten Marke in den USA folgt anderen Regeln als die Verlängerung einer national in den USA angemeldeten Marke. Das USPTO beschreibt die notwendigen Schritte sehr anschaulich auf der amtlichen Webseite.
Die in den USA erforderliche Erklärung über die Nutzung der internationalen Marke setzt deren Verlängerung über WIPO voraus. Internationale Marken haben den Nachteil, doppelt verlängert werden zu müssen: Die Marke muss alle zehn Jahre bei der WIPO verlängert werden und zusätzlich muss deren Nutzung in den USA nachgewiesen werden.
Die Verlängerung einer internationalen Marke richtet sich nach Abschnitt 71 des US Markengesetzes. Die Verlängerung ist erstmals zwischen dem 5. und 6. Jahr nach dem Eintragungsdatum der Marke in den USA erforderlich. Sie umfasst eine Erklärung über die Benutzung oder entschuldbare Nichtbenutzung und die Zahlung einer amtlichen Gebühr. Die Nutzung der Marke im Handel in den USA muss mit einem “Specimen” belegt werden. Dieses Specimen ist in der Regel ein Foto, auf dem die Marke im Zusammenhang mit dem Produkt zu sehen ist so wie dieses in den USA vertrieben wird. Wir haben eine Datenbank mit Beispielen solcher Nutzungsnachweise angelegt.
Bei Versäumnis diese Erklärung einzureichen wird die Eintragung in den USA gelöscht. Das USPTO wird dann das Internationale Büro benachrichtigen, dass der Schutz der Marke in den Vereinigten Staaten für ungültig erklärt wird. Danach besteht nur die Möglichkeit, eine neue Anmeldung mit neuen Gebühren beim USPTO einzureichen oder eine “nachträgliche Benennung” beim IB einzureichen, in der die Vereinigten Staaten erneut zum Schutz angemeldet werden. Die Erklärung nach Abschnitt 71 kann zusammen mit der fakultativen Unanfechtbarkeitserklärung nach Abschnitt 15 eingereicht werden.
Innerhalb eines Jahres vor Ablauf jedes Zehnjahreszeitraums nach dem Eintragungsdatum oder innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Zehnjahreszeitraums muss eine weitere Erklärung nach Abschnitt 71 abgegeben werden. Diese Erklärung muss in der Regel eine eidesstattliche Versicherung enthalten, dass die Marke weiterhin im Handel benutzt wird, zusammen mit Beweisen für diese Benutzung.
Für Markenanmelder und Markeninhaber mit Sitz außerhalb der USA gilt grundsätzlich Anwaltszwang bei der Vertretung vor dem USPTO. Obwohl die Verlängerung relativ einfach sein sollte kommt es immer wieder zu zeitaufwendigen Nachfragen, was die Kosten der Inanspruchnahme eines US Rechtsanwalts erhöht. Mit unserer Checkliste zur Verlängerung einer US Marke entfällt das übliche Hin- und Her, was Kosten spart. Unsere Leistungen rechnen wir in Euro ab und sparen Mandanten so die Kosten für Auslandsüberweisungen.